El momento de creación de una marca, es algo hasta cierto punto íntimo, en donde el creador puede involucrar recuerdos, ideas basadas en experiencias propias, y sobre todo un esfuerzo intelectual único para lograr el éxito que se pretende para colocar la marca en la mente del público consumidor.
Ahora bien, ¿qué pasa, cuando pones todo tu esfuerzo creativo y de repente te dicen que tu marca no “pasa”?
Es decir, que tu marca no puede llegar al comercio porque legalmente no es posible.
Comenzaré el primer tema de marcas y derecho con algo que es toral en materia de mercadotecnia, específicamente en el tema de marcas, y es que existen marcas que legalmente no pueden ser protegidas, porque la ley establece prohibiciones para su registro.
Para efectos de este artículo, te hablaré solamente de dos prohibiciones.
¿Por qué solamente dos?
Porque son las prohibiciones más comunes en donde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emite impedimentos que traen como consecuencia que el usuario que solicito el registro no obtenga el registro de marca, aunque ojo: la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90 enumera 22 fracciones, de las cuales en este artículo citaré únicamente 2.
- Primer prohibición: La marca no puede ser descriptiva de los productos o servicios que pretenden distinguir.
Esto quiere decir, que si tú te dedicas a la comercialización de facturas, no puedes solicitar al IMPI, la marca «Factura digital» para amparar, la “Emisión de facturas electrónicas”.
¿Por qué? Porque la marca describe el servicio que estás ofreciendo, carece de total distintividad. La Ley de la Propiedad Industrial en México, establece en su artículo 88, lo que es una marca, y cito dicho artículo a continuación:
Artículo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
Como observamos, el artículo en cita, establece claramente que un requisito indispensable de una marca es la “distintividad”, por lo que una marca descriptiva carece de este elemento básico para que la oficina de marcas en México otorgue un título marcario.
- Segunda prohibición: (y la más frecuente) No se podrá registrar una marca que sea idéntica a otra ya registrada o que presente similitud en grado de confusión.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la marca que tú pretendes registrar ya se encuentra registrada, ya sea por ser idéntica o “similar en grado de confusión” en la misma clase de Niza.
Ahora bien, es claro cuando una marca es idéntica a otra, creo que en este punto no tenemos problema alguno, sin embargo, ¿qué pasa cuándo nos encontramos con marcas similares en grado de confusión?, veamos:
Las marcas se analizan desde tres rubros, para llegar a un análisis de similitud en grado de confusión y estos son:
1.- Examen fonético.– Donde se analiza la similitud fonética entre dos signos distintivos (marcas), que se pronuncien de forma similar y que puedan crear confusión en el público consumidor, en este examen es importante analizar de cuántas palabras se compone la marca propuesta a registro, y si la marca se compone de 2 palabras o más, habría que analizar qué palabras tienen relevancia, los golpes de voz, etcétera.
2.- Examen Gráfico.- Éste es el análisis en donde se observan las similitudes gráficas de dos signos distintivos (marcas), este examen tiene sus peculiaridades, ya que la comparación debe realizarse a través de «golpes de vista», para poder determinar los elementos que más destacan entre los signos, siendo estos: los gráficos, las letras, los dibujos, los colores, etc, y que generan un impacto a primera vista en el público consumidor. De igual forma se debe analizar la marcas de forma conjunta.
3.- Examen Conceptual.- Es la similitud o parecido en las ideas o conceptos que en su conjunto puedan dos marcas confundir al público consumidor de manera ideológica, y esto se da cuando las marcas representan o evocan una misma cosa.
Estos exámenes se enunciaron de forma general, sin duda cada uno de ellos merece un desarrollo individual, que posteriormente se realizará para que exista mayor entendimiento.
Ahora bien, puede que alguno se pregunte:
¿Cómo puedo saber, si la idea que tengo para la marca “X” se encuentra ya ocupada?
El IMPI tiene su base de datos para que el usuario pueda realizar búsquedas de marcas, de hecho, tan solo hace unos días dio a conocer una nueva herramienta en donde el usuario puede realizar la búsqueda de las marcas:
La nueva herramienta llamada MARCia.
Termino este tema haciendo mención que cada país cuenta con su oficina de marcas, en donde se pueden realizar las búsquedas, por ejemplo USA tiene la United States Patent and Trademark Office (USPTO), España tiene la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM), y así la mayoría de países, también la Organización Mundial de Propiedad Intelectual cuenta con una base de datos de marcas a nivel internacional en donde el usuario puede realizar una búsqueda rápida de este signo distintivo.
Lic. Marcia Dalila Toledo Santiago.
Abogada Especialista en Propiedad Intelectual.
Mail:marciatoledopi@gmail.com
